专利申请|“所属技术领域的技术人员能够实现”的含义

点击:49  日期:2018-12-10 15:04:30.0 [知识产权]

专利说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。这一条规定了在撰写专利文件的说明书的时候,说明书应该公开到什么程度,才符合公开充分的要求。但是“所属技术领域的技术人员能够实现”,是一个什么样的标准呢?

审查指南第二部分第四章第2.4节的对“所属技术领域的技术人员”做出了解释,“所属技术领域的技术人员,也可称为本领域的技术人员,是指一种假设的“人”,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力……”。

审查指南第二部分第二章第2.1.3节中,对“能够实现”进行了说明:说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求,则应当要求申请人予以澄清。

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现:

说明书中只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果,而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段;
说明书中给出了技术手段,但对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施;
说明书中给出了技术手段,但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题;
申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一个技术手段,所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现;
说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如,对于已知化合物的新用途发明,通常情况下,需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,否则将无法达到能够实现的要求。

我们从一个案例来说明,具体的案例详细情况如下所示:

2015年4月21日,北京高院对苹果公司诉专利复审委、上海智臻网络科技有限公司发明专利权无效行政纠纷上诉一案进行了公开宣判。二审认为:

根据本专利说明书记载的发明目的,实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式,并非拟人化的附加功能。相应的,游戏功能也应当是本专利权利要求1所记载的必要技术特征。根据本专利说明书的记载,实现游戏功能是本专利权利要求1的技术方案所要实现的功能。此外,智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征。因此,如何实现游戏功能是实现本专利必不可少的技术特征。

然而,说明书仅仅记载了一个游戏服务器以及实现互动游戏的设想,而未记载游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接。例如,对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中,说明书完全没有记载。此外,根据说明书的记载,过滤器分析处理的和游戏有关的语句根本不可能送到游戏服务器中。

因此,本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能,违反了专利法第二十六条第三款的内容,本专利权应当被宣告无效判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书能够确定的内容,即,说明书记载的信息量应当足够充分,或者至少应当提供足够明确的指引,以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。但原审判决却认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于充分公开,而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引,这显然不符合专利法第二十六条第三款的立法本意。

从二审意见可以看到,其提出的较重要的意见是:说明书记载的信息量应当足够充分,或者至少应当提供足够明确的指引,以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。

也即是说,即便从撰写者的判断来讲,有关内容是“所属技术领域的技术人员能够实现”的,说明书中也要给出足够的信息,能够引导本领域技术人员可以根据这些技术信息,无需再付出创造性劳动,即可查找、获知相关的技术方案,而只给出一个构想、一个创意是远远不够的。

另外,申请人应当特别注意,在向国家知识产权局提交发明或者实用新型专利申请时就应当确保其说明书以及说明书附图符合本条第三款规定的要求。一旦提交了专利申请并获得申请日,则无论是申请人自己发现还是经审查员审查后发现说明书以及说明书附图存在不符合本条第三款规定的缺陷,尤其是存在不完整、不能使所属领域的技术人员实施该发明或者实用新型的缺陷,均无法予以克服,从而导致已经提交的专利申请文件陷入“无可救药”的境地。这是因为《专利法》第三十三条关于“对发明或者实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定杜绝了对这样的专利申请文件进行修改以克服上述缺陷的可能性。

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